美國專利法在網(wǎng)絡(luò)空間適用的年度報(bào)告

時(shí)間：2022-08-09 21:12:02 | 來源：網(wǎng)站運(yùn)營

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秀中商事法律評論系列

美國專利法在網(wǎng)絡(luò)空間適用的年度報(bào)告

一、概述

本年度專利案件報(bào)告包括一些影響深遠(yuǎn)的案件和一個(gè)非常令人期待的，由美國聯(lián)邦最高法院做出的關(guān)于商業(yè)方法專利專利性的決定。在“Bilski v. Kappos”案件中，美國聯(lián)邦最高法院將“什么是檢測商業(yè)方法專利之專利性的正確方式”留待討論。在“Forest Group Inc. v. Bon Tool Co.”案件中，法院確立了針對利用過期或無效專利假冒專利產(chǎn)品的行為所能獲得的賠償金額度的規(guī)則，這是出人意料的。本報(bào)告還包括了聯(lián)邦巡回法院在“Lucent Technologies,Inc. v. Gateway,Inc.”案中減少超額賠償金的嘗試，以及在“Ariad Pharmaceuticals,Inc. v. Eli Lilly&Co.”案判決中指出的專利之有別于啟用說明的書面說明。

二、Bilski v. Kappos 案

美國聯(lián)邦最高法院在該案中指出，“機(jī)械或轉(zhuǎn)換測試”法屬于確定商業(yè)方法專利專利性的方法之一，但并非唯一。于Bilski，申請人申請一項(xiàng)專利以解釋能源交易市場中商品買賣雙方如何能夠?qū)_價(jià)格變化之風(fēng)險(xiǎn)。權(quán)利請求一描述為“指導(dǎo)如何對沖風(fēng)險(xiǎn)的系列步驟”，權(quán)利請求四將“概念放入一個(gè)簡單的數(shù)學(xué)公式中”。2010年6月28日，美國聯(lián)邦最高法院維持了聯(lián)邦巡回法院撤銷申請人專利的決定，但是依然認(rèn)為某些商業(yè)方法可以專利化，且根據(jù)專利法101條規(guī)定，“機(jī)械或轉(zhuǎn)換測試”法并不是檢測專利適格性的唯一方法。法院進(jìn)一步指出，“機(jī)械或轉(zhuǎn)換測試”法對軟件和先進(jìn)的診斷醫(yī)學(xué)技術(shù)以及基于線性編程、數(shù)據(jù)壓縮和數(shù)字信號(hào)操控的創(chuàng)新的專利性產(chǎn)生不確定性。

專利法101條規(guī)定列舉了四類應(yīng)被保護(hù)的發(fā)明或發(fā)現(xiàn)：（1）工藝流程；（2）機(jī)械構(gòu)造；（3）制造方法；（4）組合物。本案法院確定，相關(guān)法條排除了有關(guān)工藝流程絕對不包括商業(yè)方法的普遍爭論。要得出商業(yè)方法在任何情況下都不具有專利性的結(jié)論，就必須使專利法273條沒有意義，因?yàn)樵摋l明確規(guī)定商業(yè)方法至少在某些情況下應(yīng)受到專利法101條的專利保護(hù)。然而，本案中，法院依然堅(jiān)持認(rèn)為，雖然專利法273條允許某些商業(yè)方法被授予專利，但這并不表明本案訴稱發(fā)明具有廣泛的專利性。

本案中，法院基于三個(gè)在先的判決判斷Bilski工藝是否可專利化。首先，跟“Gottschalk v. Benson”之決定一樣，法院得出結(jié)論，想法不具有專利性。接著，法院參照“Parker v. Flook”案決定，認(rèn)為純粹數(shù)學(xué)算法在缺乏新穎性的情況下不具有專利性。最后，法院引用“Diamond v. Diehr”案結(jié)論，解釋“雖然抽象的概念、自然法則、和數(shù)學(xué)公式不能被授予專利，但是，將其應(yīng)用于已知的結(jié)構(gòu)或工藝中后，同樣值得專利保護(hù)”。

將上述概念應(yīng)用到在案事實(shí)上，法院認(rèn)為“對沖是長期盛行在我們的經(jīng)貿(mào)體系中的基本的經(jīng)濟(jì)行為，并且在所有的金融引導(dǎo)課中被教授”。“對沖的概念，陳述在權(quán)利聲明一中，在權(quán)利聲明四中被縮減為數(shù)學(xué)公式，僅僅是一個(gè)不可專利化的抽象概念”。

簡言之，本案法院并未建立專利測試方法的明線，但是，法院又堅(jiān)持認(rèn)為“機(jī)械或轉(zhuǎn)換測試”法并不是檢測商業(yè)方法專利之專利性的唯一方法。

三、假冒專利標(biāo)識(shí)

僅當(dāng)侵權(quán)人已經(jīng)知曉產(chǎn)品之專利時(shí)，專利持有人才能基于專利侵權(quán)行為獲得賠償。存在如下兩種情形之一時(shí)，認(rèn)定公眾知曉該產(chǎn)品之專利：（1）“專利”字樣或其縮寫配套專利文號(hào)已經(jīng)標(biāo)注在產(chǎn)品或其包裝上；或（2）專利持有人已經(jīng)發(fā)起了專利侵權(quán)訴訟。但是，專利持有人不得假冒專利來欺騙公眾。在專利仿冒糾紛中，訴訟的基本條件是主張專利被假冒的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)具有優(yōu)勢證據(jù)證實(shí)被指控的一方對貨物被正確標(biāo)識(shí)沒有合理確信。

在“Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co.,”案之前，大多數(shù)法院將35 U.S.C 第292條解釋適用為每案罰金500美元而不論假冒專利的具體貨物數(shù)量。該292條禁止任何人通過在非專利貨物上標(biāo)識(shí)與“專利”同等效果的文字來欺騙公眾。該成文法賦予任何公民對虛假專利標(biāo)識(shí)行為的公益訴權(quán)，其中，訴訟所得一半賠償金歸美國政府所有。在“Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co.,”案中，聯(lián)邦巡回法院設(shè)定了新的賠償標(biāo)準(zhǔn)：基于上述292條規(guī)定，針對每件假冒專利貨物判決不超過500美元的賠償金。

在“Stauffer v. Brooks Brothers, Inc.”案中，法院澄清了原告代表美國政府起訴的標(biāo)準(zhǔn)問題。被告因?qū)⒁咽С^50年的專利號(hào)標(biāo)注在領(lǐng)結(jié)上而被訴。區(qū)法院支持了被告關(guān)于請求駁回原告訴請的動(dòng)議，同時(shí)認(rèn)為，因原告所主張的損害僅僅是想象和假設(shè)的，而不是確實(shí)并具體的，所以，原告并未遭受實(shí)質(zhì)損害。2010年8月31日，美國聯(lián)邦巡回法院推翻了前述區(qū)法院判決，同時(shí)指出：因?yàn)檎碛袌?zhí)行其法律的職能，本案原告作為政府的代理人，同樣享有執(zhí)行292條的資格。

在另外一個(gè)案件“Pequignot v. Solo Cup Co.,”中,原告訴稱，被告曾經(jīng)在數(shù)十億只杯子上使用過期專利號(hào)并在其包裝上標(biāo)注條件短語“本產(chǎn)品被一項(xiàng)或多項(xiàng)美國或境外待發(fā)或已發(fā)專利涵蓋”，全然不顧其已知該產(chǎn)品并未被任何待發(fā)或已發(fā)專利涵蓋之事實(shí)。和“Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co.,”案一樣，本案訴狀要求每件產(chǎn)品的賠償金為500美元，將可能導(dǎo)致每十億件侵權(quán)杯子應(yīng)付5000億美元賠償金。區(qū)法院認(rèn)為，明知而為的虛假標(biāo)識(shí)行為導(dǎo)致針對欺騙意圖的可反駁推定，這類推定可以被一方當(dāng)事人所提供的非單方陳述之證據(jù)推翻。

2010年6月10日，美國聯(lián)邦巡回法院維持了區(qū)法院的決定并同意被告有關(guān)利于被告的簡易判決的動(dòng)議。巡回法院依靠美國聯(lián)邦最高法院在先做出的有關(guān)“目的”和“知曉”兩種精神狀態(tài)的區(qū)分。被告僅僅是知曉虛假標(biāo)識(shí)并不足以證實(shí)其欺騙目的，因?yàn)檫€將可能被證實(shí)被告并不明確希望公眾被欺騙這樣的后果發(fā)生。聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為，被告成功推翻了其欺騙公眾目的之假設(shè)。

四、賠償金計(jì)算

美國聯(lián)邦巡回法院曾經(jīng)對主導(dǎo)專利案件損害賠償事宜非常感興趣。在“Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.,”案中，在缺乏實(shí)質(zhì)證據(jù)的情況下，巡回法院要求被告將357693056.18美元賠償金交付至開展進(jìn)一步訴訟程序的區(qū)法院。

上訴人一方主張，日歷中的“日期選擇器”功能被用于Microsoft Money 和Microsoft Outlook等微軟產(chǎn)品中，該行為侵犯了上訴人的“計(jì)日專利”。該“計(jì)日專利”是一種利用軟鍵盤將信息輸入計(jì)算機(jī)的方法。在區(qū)法院，陪審團(tuán)發(fā)現(xiàn)，微軟并未侵犯上訴人的專利，因?yàn)槲④浤康氖瞧溆脩羰褂谩叭掌谶x擇器”工具而且該工具的唯一預(yù)期用途侵犯了“計(jì)日專利”。

根據(jù)35U.S.C.第284條規(guī)定，基于針對原告訴請的調(diào)查結(jié)果，法院應(yīng)當(dāng)判決原告獲得足夠彌補(bǔ)其被侵權(quán)所遭受的損害，無論如何，都不得低于合理使用費(fèi)。在本案中，法院嘗試多種方法計(jì)算“合理使用費(fèi)”，利用了“Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.”案中確定的要素同時(shí)適用了完整市場價(jià)值原則。

本案法院基于“Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.”案的第二個(gè)要素，即，要求法院評估與在案專利相當(dāng)?shù)钠渌麑＠褂萌说母顿M(fèi)比例。Lucent提供了8項(xiàng)專利許可供比對，但是法庭認(rèn)為其中有些授權(quán)協(xié)議與本案專利的假設(shè)性許可協(xié)議迥異，并且，針對其他協(xié)議，法官簡直無法從原告提交的證據(jù)中查明協(xié)議標(biāo)的，進(jìn)而，法官無法想象陪審團(tuán)如何能充分評價(jià)這些協(xié)議的證據(jù)力。法院還注意到了上述案件的第10個(gè)要素：“專利發(fā)明的本質(zhì)”，“許可人持有并提供的專利之經(jīng)濟(jì)利益的典型特征”，“使用專利發(fā)明者的利益”。法院也注意到了上述案件的第13個(gè)要素，“歸功于發(fā)明專利的可實(shí)現(xiàn)的利益部分，區(qū)別于非專利因素、制作費(fèi)用、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、或其他因侵權(quán)行為而導(dǎo)致的增值或改善”。法庭還發(fā)現(xiàn)，基于現(xiàn)有記錄，推定使用“日期選擇器”這樣微小的功能即構(gòu)成Outlook價(jià)值的實(shí)質(zhì)組成部分，難以令人信服。法庭還考慮了其他要素，認(rèn)為陪審團(tuán)作出的賠償裁決缺乏實(shí)質(zhì)證據(jù)支持，而主要是基于構(gòu)想和猜測。

當(dāng)專利權(quán)人證明專利相關(guān)的特性構(gòu)成客戶需求的基礎(chǔ)時(shí)，設(shè)備的完整市場價(jià)值評價(jià)方法就應(yīng)被適用。聯(lián)邦巡回法院指出，沒有證據(jù)證明涉案專利方法構(gòu)成Outlook的基本需求，進(jìn)而將案件發(fā)回區(qū)法院重審。

五、專利說明書

美國聯(lián)邦巡回法院對書面的專利說明書進(jìn)行了規(guī)范要求。專利說明書必須與專利啟用說明書分開，而且必須是書面描述。在“Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co.,”案中，Ariad起訴Eli Lilly侵犯其6410516號(hào)美國專利，該專利是一種通過轉(zhuǎn)錄因子NF-kB調(diào)控基因表達(dá)的方法。在該專利說明書中，假定只有三類抑制劑能降低NF-kB的活性。

有下面兩個(gè)問題：（1）35U.S.C.第112條第一段是否包括了書面說明書必須與啟用說明書分開的要求；以及（2）如果獨(dú)立的權(quán)利說明書在條文中已規(guī)定，那么該等要求的目的和范圍是什么？聯(lián)邦巡回法院確定，專利說明書必須與專利啟用說明書分開，而且必須是書面描述。

巡回法院的合議庭推翻了區(qū)法院關(guān)于Lilly要求進(jìn)行法律問題審查的動(dòng)議，并堅(jiān)持認(rèn)為所訴主張因缺少書面說明而不合法。Ariad請求復(fù)議，巡回法院再次確認(rèn)，35U.S.C.第112條第一段明確要求專利說明書必須以書面形式與啟用說明書獨(dú)立。

巡回法院歸納得出其立場依賴幾個(gè)要素，包括成文法語言和先例。另外，巡回法院提出了一個(gè)基本的專利原則“每個(gè)專利必須描述一個(gè)發(fā)明。它是專利回報(bào)的一部分；描述一個(gè)發(fā)明，并且，如果滿足其他法律規(guī)定條件，包含一項(xiàng)專利。”跟進(jìn)一步，法院堅(jiān)持遵循先例原則應(yīng)被適用。獨(dú)立權(quán)利說明書的要求已經(jīng)被執(zhí)行了40年，而且法院認(rèn)為，采納那些打破專利界既定預(yù)期的變革必須謹(jǐn)慎。

然后，巡回法院重申，作為一份通用的權(quán)利聲明，披露的充分性取決于下述因素：特定領(lǐng)域既存認(rèn)知，現(xiàn)有技術(shù)的程度和內(nèi)容，科技的成熟度，爭議問題的可預(yù)見性。巡回法院同樣未能設(shè)定明確界線用以確定描述專利權(quán)利要求時(shí)所必須披露的樣本數(shù)量，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)量隨著特定領(lǐng)域不同的發(fā)明和程序而變化。

作者：Phong D. Nguyen, an partner with Baker Hostetler LLP.

譯者：張志勝 北京秀中律師事務(wù)所

（僅供研究學(xué)習(xí)所用，凡冀商業(yè)用途，務(wù)必聯(lián)系作者）

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