在第一要素被直接拒絕，即便域名和商標(biāo)相同也不能證明容易混淆！

時(shí)間：2023-02-22 08:57:01 | 來(lái)源：建站知識(shí)

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在第一要素被直接拒絕，即便域名和商標(biāo)相同也不能證明容易混淆?。?br>
案例號(hào)：FA2204001991413

爭(zhēng)議域名：

http://wex.com注冊(cè)于1994年6月25日，目前所在注冊(cè)商為google LLC。

投訴人與被投訴人：

1. 投訴人是WEX Inc.。

2. 被投訴人是Tom Soulanille。

仲裁過(guò)程：

2022年4月7日，投訴人以電子郵件方式向仲裁與調(diào)解中心（以下簡(jiǎn)稱“中心”）提起訴訟；當(dāng)天，google LLC回復(fù)中心要求驗(yàn)證的電子郵件，確認(rèn)投訴書(shū)上的被投訴人就是爭(zhēng)議域名當(dāng)前注冊(cè)人；

2022年4月11日，中心將投訴書(shū)及所有附件發(fā)送給到雙方，并要求被投訴人在2022年5月2日前進(jìn)行回復(fù)；

2022年4月28日，中心收到被投訴人的回復(fù)；

2022年5月5日，應(yīng)被投訴人要求由三人小組裁決爭(zhēng)議，中心任命Neil Anthony Brown QC（主席）、David E. Sorkin（教授）和Gerald M. Levine為小組成員，負(fù)責(zé)本案的審理；在宣讀公平公正宣言后，本案審理階段正式啟動(dòng)。

雙方爭(zhēng)論：

A. 投訴人

1. 投訴人是一家跨行業(yè)提供金融技術(shù)服務(wù)的美國(guó)公司；

2. 在開(kāi)展該業(yè)務(wù)時(shí)，至少早在1989年就使用了WEX商標(biāo)；

3. 投訴人是WEX多個(gè)注冊(cè)商標(biāo)的所有人；

4. 投訴人對(duì)WEX商標(biāo)的權(quán)利早于被投訴人注冊(cè)爭(zhēng)議域名；

5. 被投訴人于1994年6月25日才注冊(cè)爭(zhēng)議域名，距投訴人于1989 年開(kāi)始使用WEX標(biāo)志有五年時(shí)間；

6. 該域名與WEX商標(biāo)混淆性相似，因?yàn)樗麄€(gè)WEX 標(biāo)志，只是添加了通用頂級(jí)域（“gTLD”）“.com”后綴；

7. 被投訴人對(duì)該域名不享有任何權(quán)利或合法利益。特別是，被投訴人對(duì)域名的被動(dòng)持有證明其對(duì)該域名缺乏任何權(quán)利或合法利益；

8. 被投訴人未獲得使用投訴人的WEX標(biāo)志的許可或授權(quán)，并且在爭(zhēng)議域名中并不為人所知。此外，被投訴人不會(huì)將爭(zhēng)議域名用于任何善意的商品或服務(wù)提供或合法的非商業(yè)使用，并且爭(zhēng)議域名不會(huì)解析為活動(dòng)網(wǎng)頁(yè)；

9. 此外，被投訴人的域名注冊(cè)不屬于對(duì)投訴人WEX標(biāo)志的指定合理使用，因?yàn)樗暦Q網(wǎng)站的來(lái)源是投訴人。

10. 被投訴人注冊(cè)、使用域名存在惡意。首先是因?yàn)楸煌对V人在投訴人開(kāi)始使用WEX標(biāo)志五年后注冊(cè)了該域名。此外，被投訴人被動(dòng)持有該域名長(zhǎng)達(dá)28年，在此期間，沒(méi)有任何可想象的合法用途可用于該域名。

11. 被投訴人應(yīng)該對(duì)投訴人在WEX標(biāo)志中的權(quán)利有實(shí)際或推定的認(rèn)識(shí)。

B. 被投訴人

1. 被投訴人于1994年6月25日注冊(cè)了該域名。這是由被投訴人以Altadena Instruments Corporation (“Altadena”) 公司的注冊(cè)代理人身份完成的，該公司旨在開(kāi)發(fā)可下載的軟件應(yīng)用程序以改善用戶體驗(yàn)互聯(lián)網(wǎng)用戶，即稱為WEX Net的產(chǎn)品；

2. 1997年6月26日，Altadena從俄羅斯的Dmitri Kondratiev手中獲得了WEX的普通法權(quán)利；

3. Altadena還于1997年7月15日向USPTO申請(qǐng)了WEX的商標(biāo)；

4. 2018年3月26日，投訴人向被投訴人提出購(gòu)買域名；

5. 被投訴人認(rèn)為爭(zhēng)議域名域名與投訴人享有任何權(quán)利的商標(biāo)不同；

6. 投訴人不能依賴其聲稱的注冊(cè)商標(biāo)作為證據(jù)，即其于1999年1月19日注冊(cè)的WEX注冊(cè)商標(biāo)第2218706號(hào)，因?yàn)樵撋虡?biāo)在爭(zhēng)議域名注冊(cè)時(shí)并未注冊(cè)；

7. 另外，投訴人的證據(jù)是，其直到1997年11月12日才申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，是爭(zhēng)議域名注冊(cè)后的三年多；

8. 因此，投訴人必須證明其對(duì)WEX擁有普通法商標(biāo)權(quán)，并且在被投訴人注冊(cè)域名前就擁有這些權(quán)利；

9. 投訴人未證明其擁有任何此類普通法商標(biāo)權(quán)，也未試圖證明其擁有任何此類權(quán)利；

10. 投訴人在爭(zhēng)議域名注冊(cè)時(shí)使用WEX作為商標(biāo)這一事實(shí)不足以證明普通法權(quán)利，因?yàn)橥对V人未提供WEX標(biāo)志的次要含義的證據(jù)；

11. 此外，被投訴人在從事開(kāi)發(fā)名為Wex Net的軟件應(yīng)用程序、獲得相關(guān)普通法商標(biāo)權(quán)并爭(zhēng)取到投資人支持和合法商業(yè)活動(dòng)時(shí)，在項(xiàng)目中對(duì)該域名享有權(quán)利和合法利益；

12. 被投訴人對(duì)該域名仍有合法權(quán)益；

13. 被投訴人在不侵犯投訴人注冊(cè)商標(biāo)的任何潛在域名銷售行為中也擁有合法權(quán)益；

14. 投訴人未證明被投訴人惡意注冊(cè)或使用爭(zhēng)議域名。投訴人只是提出了同樣的主張，而已知的事實(shí)恰恰相反。

仲裁結(jié)果：

第一要素：爭(zhēng)議域名與投訴人商標(biāo)易混淆（×）

通常第一個(gè)問(wèn)題是要證明“爭(zhēng)議域名是否與投訴人享有權(quán)利的商標(biāo)或服務(wù)標(biāo)志相同或容易混淆”。本案中，投訴人稱爭(zhēng)議域名與其當(dāng)前注冊(cè)的WEX商標(biāo)混淆性相似，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)用戶會(huì)誤以為該域名在某種程度上與投訴人及其 WEX 商標(biāo)有關(guān)聯(lián)。

當(dāng)然，投訴人可以簡(jiǎn)單地辯稱其“擁有”商標(biāo)權(quán)，即它目前“擁有”WEX的商標(biāo)，并且爭(zhēng)議域名與該商標(biāo)具有混淆性的相似性。但這不是投訴人的論點(diǎn)。如果它是投訴人的論點(diǎn)，它也不會(huì)為本案取得任何成就。如果投訴人只能證明其目前擁有WEX的商標(biāo)，而在爭(zhēng)議域名注冊(cè)前沒(méi)有，則無(wú)法證明該域名是惡意注冊(cè)的。【即如果爭(zhēng)議域名注冊(cè)時(shí)間早于投訴人商標(biāo)注冊(cè)時(shí)間，則投訴人這一論點(diǎn)是無(wú)法證明爭(zhēng)議域名是惡意注冊(cè)的】

投訴人的理由是，被投訴人對(duì)爭(zhēng)議域名的注冊(cè)是“投機(jī)取巧，旨在利用投訴人WEX商標(biāo)從而進(jìn)行交易……”。他還指出，被投訴人注冊(cè)域名“是為了利用與WEX標(biāo)志相關(guān)的影響力，來(lái)擾亂投訴人的業(yè)務(wù)?！睋Q句話說(shuō)，投訴人的論點(diǎn)是，被投訴人實(shí)際上復(fù)制了被投訴人的商標(biāo)，并開(kāi)始利用該商標(biāo)來(lái)為自己牟取利益。

因此，投訴人必須證明其擁有可作為該案件依據(jù)的商標(biāo)，并賦予其提起投訴的資格。由于其聲稱被投訴人注冊(cè)域名的動(dòng)機(jī)是利用投訴人擁有的WEX商標(biāo)的商譽(yù)，因此投訴人有責(zé)任確定是什么商標(biāo)因被投訴人注冊(cè)爭(zhēng)議域名而受到了嚴(yán)重影響。然而現(xiàn)實(shí)是，在本案中投訴人未能提供任何證據(jù)證明其在爭(zhēng)議域名注冊(cè)之前就擁有了WEX的注冊(cè)商標(biāo)。

專家組對(duì)整個(gè)證據(jù)的評(píng)估是，被投訴人注冊(cè)該域名是因?yàn)樗鼫?zhǔn)備將其用于其正在進(jìn)行的合法商業(yè)活動(dòng)，并且它既不知道投訴人，也絲毫不知道投訴人可能會(huì)使用“wex”這個(gè)詞。事實(shí)上，正如我們將看到的，證據(jù)是到2012年，也就是爭(zhēng)議域名注冊(cè)18年后才有。【投訴人此前名字是Wright Express，直到2012年才更名為Wex】

所以，這很好地表明了投訴人在爭(zhēng)議域名注冊(cè)很久之后才將其品牌和商標(biāo)建立為WEX。雖然，投訴人主張其至少在1989年就開(kāi)始使用WEX標(biāo)志，但投訴人沒(méi)有提供任何相關(guān)的證據(jù)來(lái)證明這個(gè)說(shuō)法的合理性及真實(shí)性。

同樣，根本沒(méi)有證據(jù)支持投訴人的其他論點(diǎn)，即“投訴人在WEX商標(biāo)中的商標(biāo)權(quán)早于被投訴人的域名注冊(cè)”。一個(gè)簡(jiǎn)單的事實(shí)是，該域名于1994年6月25日注冊(cè)，并且沒(méi)有證據(jù)表明投訴人在該日期之前擁WEX的任何形式的商標(biāo)。

投訴人可以表明其已在WEX中建立了普通法商標(biāo)，并且在被投訴人注冊(cè)該域名時(shí)，該普通法商標(biāo)已在進(jìn)行中。這樣的陳述和支持它所需的證據(jù)也廣為人知和理解，想要證明這種權(quán)益所需的證據(jù)是眾所周知的，并不會(huì)過(guò)于繁瑣，但在本案中，投訴人并沒(méi)有提供任何相關(guān)證據(jù)。

據(jù)此，專家組認(rèn)為，投訴人未能證明爭(zhēng)議域名與其擁有權(quán)益的商標(biāo)相同或混淆性相似。

第二要素：被投訴人對(duì)爭(zhēng)議域名的合法權(quán)益（×）

由于被投訴人無(wú)法滿足第一要素，無(wú)需繼續(xù)進(jìn)行。

第三要素：惡意注冊(cè)和使用（×）

由于被投訴人無(wú)法滿足第一要素，無(wú)需繼續(xù)進(jìn)行。

綜上所述，由于投訴人未能滿足仲裁所需的所有三個(gè)要素，專家組拒絕本次仲裁，由被投訴人繼續(xù)持有爭(zhēng)議域名。

總結(jié)：

這個(gè)案例，再次刷新了小胖對(duì)仲裁的認(rèn)知。此前我一直以為“仲裁案中，第一要素都是默認(rèn)達(dá)成的，因?yàn)槿绻麪?zhēng)議域名和商標(biāo)都不一樣，還怎么仲裁？”但是，本案卻清晰的告訴我“即便爭(zhēng)議域名和商標(biāo)一模一樣，依舊可以在第一要素上拒絕”。原因也是很簡(jiǎn)單，因?yàn)闋?zhēng)議域名自注冊(cè)后就一直在被投訴人手里，而投訴人的商標(biāo)卻是在被投訴人注冊(cè)爭(zhēng)議域名后才注冊(cè)的，所以不存在爭(zhēng)議域名和投訴人商標(biāo)易混淆?！井吘巩?dāng)初注冊(cè)的時(shí)候投訴人商標(biāo)都不存在，怎么混淆？】

·END·