合法來源抗辯

時間：2023-07-02 19:27:01 | 來源：網(wǎng)站運營

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合法來源抗辯：

作者簡介：郭曉晶，律師/專利代理師。進一步咨詢，請關(guān)注“IP律思兒”公眾號。

導(dǎo)言：針對銷售流通環(huán)節(jié)中侵犯專利權(quán)的行為，例如使用、許諾銷售或者銷售侵權(quán)行為，被訴侵權(quán)人可以主張合法來源抗辯。

01 法律依據(jù)

《專利法》：
第七十條 為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。

《專利侵權(quán)司法解釋二》：
第二十五條 為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，且舉證證明該產(chǎn)品合法來源的，對于權(quán)利人請求停止上述使用、許諾銷售、銷售行為的主張，人民法院應(yīng)予支持，但被訴侵權(quán)產(chǎn)品的使用者舉證證明其已支付該產(chǎn)品的合理對價的除外。
本條第一款所稱不知道，是指實際不知道且不應(yīng)當(dāng)知道。
本條第一款所稱合法來源，是指通過合法的銷售渠道、通常的買賣合同等正常商業(yè)方式取得產(chǎn)品。對于合法來源，使用者、許諾銷售者或者銷售者應(yīng)當(dāng)提供符合交易習(xí)慣的相關(guān)證據(jù)。

02 適用的侵權(quán)行為

適用“合法來源抗辯”規(guī)定的行為僅限于為生產(chǎn)經(jīng)營目的而進行的許諾銷售、銷售或者使用專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品的行為，不包括《專利法》第十一條規(guī)定的制造、進口產(chǎn)品的行為，也不包括使用產(chǎn)品制造方法的行為。換句話說，僅針對銷售流通環(huán)節(jié)中侵犯專利權(quán)的行為作出從寬處理。

03 證明要件

在侵害專利權(quán)糾紛中，銷售者合法來源抗辯能否成立，需要同時滿足被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有合法來源這一客觀要件和銷售者無主觀過錯這一主觀要件。

被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有合法來源是指銷售者通過合法的進貨渠道、通常的買賣合同等正常商業(yè)方式取得所售產(chǎn)品。對于客觀要件，銷售者應(yīng)當(dāng)提供符合交易習(xí)慣的相關(guān)證據(jù)。

對于主觀要件，銷售者應(yīng)證明其實際不知道且不應(yīng)當(dāng)制造所售產(chǎn)品為未經(jīng)專利權(quán)人許可制造而售出?！安恢馈笔侵镐N售者實際沒有認識到所售產(chǎn)品是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出，表明銷售者為善意?！安粦?yīng)當(dāng)知道”是指銷售者已經(jīng)盡到合理注意義務(wù)，對于實際不知道所售產(chǎn)品是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的事實主觀上沒有過失。據(jù)此，可以將專利侵權(quán)糾紛中銷售者合法來源抗辯的主觀要件歸納為善意且無過失。關(guān)于銷售者是否具有過失的證明責(zé)任分配，應(yīng)注意保護專利權(quán)和維護正常市場交易秩序之間的平衡，站在誠信經(jīng)營者的角度，尊重合法、正常的市場交易規(guī)則。一般而言，如果銷售者能夠證明其遵從合法、正常的市場交易規(guī)則，取得所售產(chǎn)品的來源清晰、渠道合法、價格合理，其銷售行為符合誠信原則、合乎交易慣例，則銷售者已經(jīng)恪盡作為誠信經(jīng)營者應(yīng)負的合理注意義務(wù)，可推定其主觀上無過失。此時，應(yīng)由專利權(quán)人提供相反證據(jù)。在此基礎(chǔ)上，如果結(jié)合銷售者的注意能力、接觸專利產(chǎn)品信息的可能性、專利產(chǎn)品的市場銷售情況、銷售行為的情節(jié)等因素，專利權(quán)人提供的證據(jù)能夠初步證明銷售者知道或應(yīng)當(dāng)知道所售產(chǎn)品系未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出這一事實具有較高可能性的，則銷售者應(yīng)當(dāng)進一步舉證，此時銷售者除應(yīng)證明其遵循合法、正常的市場交易規(guī)則之外，還應(yīng)證明其已經(jīng)對所售產(chǎn)品是否為經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出給予必要注意，否則應(yīng)認定其主觀上具有過失，未能滿足合法來源抗辯之“善意無過失”的主觀要件。

04 案例闡釋

案例：（2019）最高法知民終896號，樂清市巴頓電子有限公司與胡正宇侵害實用新型專利權(quán)糾紛一案【最高人民法院公報案例】

最高法院認為：
二、關(guān)于巴頓公司的合法來源抗辯是否成立

（一）巴頓公司是否適用合法來源抗辯
《中華人民共和國專利法》第七十條規(guī)定：“為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔(dān)賠償責(zé)任?！币罁?jù)上述規(guī)定，合法來源抗辯僅適用于使用、許諾銷售、銷售行為，而對制造行為不能適用。巴頓公司上訴提出其沒有實際制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品；胡正宇則主張巴頓公司在被訴侵權(quán)產(chǎn)品的銷售頁面上大幅宣傳為“廠家直銷”，宣傳了生產(chǎn)車間照片、生產(chǎn)規(guī)模等，一般消費者足以認定其為生產(chǎn)廠家。

法院認為，胡正宇主張巴頓公司存在未經(jīng)許可制造、銷售、許諾銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為，其原審提交的公證書可以證明巴頓公司在阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)店鋪宣傳經(jīng)營模式為“廠家直銷”，可以認定胡正宇完成了對巴頓公司存在制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品行為的初步證明責(zé)任，此時應(yīng)由巴頓公司提交相反證據(jù)否定該事實。胡正宇公證取得的被訴侵權(quán)產(chǎn)品上標注了“JSO”，巴頓公司提供的佳圣公司工商信息、商標詳情、產(chǎn)品塑封袋表明“JSO”注冊商標由何圣地所有，由佳圣公司實際使用，且巴頓公司否認其獲得了“JSO”注冊商標的使用許可，結(jié)合上述證據(jù)及巴頓公司的陳述，可以認定被訴侵權(quán)產(chǎn)品并非由巴頓公司制造，巴頓公司僅實施了銷售、許諾銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為，可以適用合法來源抗辯。

（二）巴頓公司的合法來源抗辯是否成立
本案中，首先，涉案專利產(chǎn)品為電連接插接件，巴頓公司是經(jīng)營電子配件的公司，相對更有可能注意到專利產(chǎn)品信息。

其次，胡正宇提交的證據(jù)證明巴頓公司在阿里巴巴的網(wǎng)絡(luò)店鋪中銷售多種侵害胡正宇專利權(quán)的產(chǎn)品，其中ＸＴ60型號侵害了涉案專利權(quán)，ＸＴ30型號侵害了胡正宇專利號為ＺＬ20153036××××.3的外觀設(shè)計專利權(quán)，兩種產(chǎn)品照片在同一網(wǎng)頁中進行宣傳，ＸＴ30型號產(chǎn)品的照片來自于經(jīng)胡正宇授權(quán)的主體，產(chǎn)品的顯著位置標注了艾邁斯公司的注冊商標。雖然巴頓公司稱其網(wǎng)絡(luò)店鋪的宣傳圖片從淘寶網(wǎng)上搜索得到，由廣告公司制作，但巴頓公司對其經(jīng)營店鋪的宣傳內(nèi)容負有審核義務(wù)，其應(yīng)當(dāng)注意到產(chǎn)品照片上標注的注冊商標。雖然標注他人注冊商標并非合法來源抗辯是否成立的充分條件，亦非必要條件，但其可以作為認定銷售者是否盡到合理注意義務(wù)的考慮因素之一。巴頓公司使用專利權(quán)人關(guān)聯(lián)公司艾邁斯公司的注冊商標以及經(jīng)專利權(quán)人授權(quán)制造并售出的產(chǎn)品圖片，表明巴頓公司能夠接觸到涉案專利產(chǎn)品信息。

最后，巴頓公司、艾邁斯公司都在阿里巴巴平臺開設(shè)網(wǎng)絡(luò)店鋪，巴頓公司銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用的是艾邁斯公司用于專利產(chǎn)品的型號。

綜合考慮本案中銷售者的注意能力、銷售者使用了專利產(chǎn)品的型號、在宣傳中使用了標注專利權(quán)人關(guān)聯(lián)企業(yè)注冊商標的產(chǎn)品圖片等因素，法院認定胡正宇提交的證據(jù)可以證明巴頓公司知道或應(yīng)當(dāng)知道被訴侵權(quán)產(chǎn)品是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的產(chǎn)品具有較高可能性，巴頓公司應(yīng)當(dāng)舉證證明其對所售產(chǎn)品是否經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出盡到了合理注意義務(wù)，由于巴頓公司沒有對此進行舉證，法院認定其主觀上具有過失。

綜上，雖然巴頓公司提交的證據(jù)能夠證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品的來源，但主觀上沒有盡到作為誠信經(jīng)營者應(yīng)負的合理注意義務(wù)，具有主觀過失，其合法來源抗辯不能成立。